«Дойдет до вымогательства»: как надо защищать товарные знаки за рубежом
- Особенности принципа территориальности
- Предупрежден — значит вооружен
- Пути решения проблемы
- Стратегии выхода на новый рынок
- Регистрация по международной процедуре
- Регистрация по национальной процедуре
Чтобы защитить бренд за границей, важно заранее регистрировать товарные знаки в ключевых странах. Павел Клеменцов, руководитель направления защиты брендов REVERA, рассказывает, как не попасть в ловушку конкурентов и недобросовестных юристов.
Особенности принципа территориальности
Эффективный способ защитить бренд — зарегистрировать его как товарный знак. Но, во-первых, его регистрация действует не вечно, а на определенный срок. Во-вторых, знак регистрируется только для конкретных товаров и услуг, а не автоматически для всех возможных. Наконец, защита действует только в тех странах, где была проведена регистрация.
Регистрируя товарный знак в России, его владелец не приобретает автоматически права на него во всем мире, так как за пределами РФ действует территориальный принцип охраны товарных знаков.
Регистрация товарного знака означает получение заявителем исключительных прав на него на территории конкретной страны или региона, в которых подана заявка и выдано свидетельство на товарный знак. То есть свидетельство, полученное в России, не будет действовать, в Армении, Казахстане, на Кипре, и наоборот.
Предупрежден — значит вооружен
Иногда ваш бренд на новой территории оказывается занят. Бывает, что похожая мысль пришла одновременно нескольким предпринимателям в разных странах. В этом случае будет проблематично что-то сделать, так как отсутствует злой умысел, а конкуренты действовали добросовестно.
Чаще всего такая ситуация возникает, когда бренд не обладает большой различительной способностью, а название лежит на поверхности. Например, используется наименование продукта («кофе» для кофеен) с добавлением вспомогательного элемента и распространенных цветов (черный, коричневый и бежевый — оттенки разного вида кофе). Распространяя франшизу на новые территории можно столкнуться с тем, что такой же или сильно похожий бренд на этой территории уже существует.
Другой распространенный пример — «авто» и всевозможные дополнительные элементы. Понятно, что владельцы бизнеса хотят указать на сферу, в которой они работают, но зачастую фантазии и креатива в таких брендах заложено мало. И тут дело не только в том, что бренд может быть занят, — он может просто потеряться в массе похожих товарных знаков и не запомниться потребителю.
Другая ситуация, когда конкурент приехал в вашу страну, посмотрел на ваш бренд, вдохновился, проверил, что на родине ниша не занята, и стал заниматься тем же самым. Можно пытаться доказать недобросовестность, обращаться в компетентные локальные органы за защитой прав на бренд.
Но если конкурент опередил вас и зарегистрировал бренд, вам будет сложнее. Возможно, для эффективной защиты сначала придется аннулировать знак недобросовестного конкурента, что далеко не всегда просто (и дешево).
Нередки случаи, когда «пираты», видя, что бренд не защищен, регистрируют его на свое имя, а затем вымогают деньги у владельца. Часто стоимость «выкупа» соразмерна затратам на расходы на юристов и суды, и многие владельцы идут на сделку.
В роли недобросовестных игроков не обязательно могут быть ваши конкуренты. Известны кейсы, когда локальные юридические фирмы, проводили крайне агрессивные маркетинговые кампании в стиле «зарегистрируйте ваш бренд с нашей помощью или мы зарегистрируем его на себя».
Правообладатель, опасаясь потерять бренд, в который было вложено много средств и сил, предпочтет заплатить за спокойствие, нежели идти в суд, где существует вероятность проигрыша.
Пути решения проблемы
Несмотря на все вышесказанное, мы не рекомендуем клиентам бездумно бежать регистрировать товарные знаки во всех странах мира. Важно определиться, какие территории действительно важны для бизнеса.
Если знак на интересующей территории уже занят, то существует несколько путей решения проблемы. Можно изменить концепцию, доработать знак, увеличить различительную способность: заменить слово, добавить графические элементы, разграничить товары и услуги, в отношении который подается знак. А можно вообще отказаться от заявки на определенной территории, если она не ключевая. Например, вы планировали регистрацию на всю Среднюю Азию, но в Узбекистане знак занят — и если эта страна не является основной, то можно ее исключить.
Мешающий товарный знак можно выкупить (возможно, владелец его не использует или готов уступить частично), договориться с владельцем старшей регистрации, получить согласие на раздел рынка, если знаки неидентичные и владельцы намерены реализовывать под ними различные товары.
В крайнем случае можно подать заявление в суд о досрочном прекращении мешающего товарного знака, если его владелец не использует определенное время данный знак на той или иной территории.
Стратегии выхода на новый рынок
Для того чтобы получить охрану в другом государстве, можно подать заявку на товарный знак непосредственно в ведомство по товарным знакам этой страны, либо же воспользоваться международной процедурой регистрации товарных знаков.
Большинство стран мира, включая Россию, являются участниками Мадридского соглашения о регистрации знаков и Протокола к нему. Если заявитель является резидентом страны-участника, он может воспользоваться процедурой международной регистрации и подать заявку через национальное ведомство (например, ФИПС в России) с распространением на интересующие страны.
Федеральный институт промышленной собственности является структурным подразделением Роспатента. Он занимается проведением патентных исследований, сбором доказательств, формированием выводов и экспертных заключений по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.
Регистрация по международной процедуре
Эта процедура имеет большое число плюсов и выгод, но, одновременно с этим не так проста. Ею имеет смысл воспользоваться в случае, если заявителя интересуют больше трех стран.
Сначала необходимо подать заявку на регистрацию в стране проживания заявителя (или там, где у него есть действующий бизнес). После этого можно подавать заявку в национальное ведомство (например, ФИПС в РФ) с распространением на нужные страны.
ФИПС проверяет заявку и направляет ее в международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС), которое проверяет оформление заявки и уплату пошлины. Затем ВОИС рассылает документы в ведомства указанных стран, где проводится экспертиза в соответствии с правилами и законодательством конкретной юрисдикции.
Экспертиза длится около 12–18 месяцев, а по ее окончании ведомство каждой страны выносит решение о правовой охране.
Отметим главные плюсы международной системы:
- упрощенная регистрация для участников Мадридской системы — подача осуществляется через национальное ведомство заявителя;
- язык заявки — она может быть подана на английском или французском языке;
- стоимость — если заявителя интересует более трех стран, то международная процедура выйдет дешевле (как по услугам представителей, так и по размеру пошлины);
- дальнейшее использование регистрации — международный товарный знак можно передавать по лицензии или уступать третьим лицам.
Для подачи заявки на международную регистрацию товарного знака в России необходимо представить следующий комплект документов в ФИПС (в одном экземпляре):
- сопроводительное письмо от имени заявителя или его представителя, содержащее в произвольной форме просьбу о предоставлении международной заявки в МБ ВОИС, с указанием всех необходимых реквизитов;
- официальный бланк международной заявки, заполненный на французском или английском языке;
- документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и пересылку регистрационного материала (пошлину можно рассчитать на сайте ФИПС);
- документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских франках (калькулятор для расчета международной пошлины доступен на сайте ВОИС);
- доверенность в случае ведения дел через представителя.
Регистрация по национальной процедуре
Если интересующих стран три или меньше, либо если они не входят в Мадридскую систему, дешевле и быстрее будет подать заявки напрямую.
Однако в большинстве стран иностранные заявители могут сделать это только через локальных поверенных или адвокатов. Это обусловлено рядом причин:
- языковые особенности, т. к. заявки подаются на государственном языке, который иностранцы чаще всего не знают;
- особенности местного законодательства, которые знают локальные представители;
- гарантия оперативной связи с заявителем;
- предоставление возможности локальным поверенным заработать на иностранных заявителях.
Практика работы ведомств по товарным знакам в каждой стране имеет свои особенности — узнать все не получится, даже перевернув весь интернет. Не все правила можно найти в свободном доступе, и кроме того, некоторые действия могут оказаться не закреплены в нормативных актах.
Срок регистрации товарного знака в разных странах может отличаться и составляет от 6 месяцев до двух лет. В среднем экспертиза проводится в течение одного года с даты подачи заявки.
Определить, какие страны для регистрации нужны, помогут следующие вопросы:
- В каких странах находятся текущие клиенты?
- В каких странах мы видим будущих потенциальных клиентов?
- Какие страны предполагается изучать с позиции бизнес-перспективности?
- Какие страны являются ключевыми для продукта с точки зрения размеров прибыли?
- Где уже есть знаки у ваших прямых конкурентов?
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera
