Защита товарного знака или недобросовестная конкуренция?
Ключевой вывод по делу № 12-01/2-2020:
Лицензиат лишается права на защиту исключительного права на товарный знак, если действия по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренцией.
Фактические обстоятельства
Владелец товарного знака предоставил исключительную лицензию Истцу на использование товарного знака в отношении товаров и услуг 3-го и 35-го классов МКТУ, в соответствии с которым Истец вправе самостоятельно защищать Товарный знак всеми предусмотренными законодательством способами.
По мнению Правообладателя, Ответчик нарушил принадлежащее ему исключительное право на Товарный знак, поскольку без согласия Истца с 2018 года незаконно его использовал: осуществлял ввоз, хранение, предложение к продаже и продажу на территории Республики Беларусь косметических товаров, являющихся однородными товарам 3 класса МКТУ, для которых Товарный знак зарегистрирован.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, Истец обратился в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) и просил обязать Ответчика прекратить нарушение исключительного права на товарный знак в отношении косметических товаров 3 класса МКТУ. Истец обосновывал свою позицию выписками из Реестров товарных знаков и лицензионных договоров и самим лицензионным договором.
При этом решением МАРТ в 2019 году действия Истца, связанные с приобретением и использованием исключительного права на Товарный знак в отношении, в том числе, товаров 3 класса МКТУ, признаны недобросовестной конкуренцией по заявлению Ответчика.
СКИД отказал Истцу в удовлетворении исковых требований.
Выводы СКИД
Решением СКИД упомянутое решение МАРТ оставлено без изменения, с исключением из его резолютивной части указания на признание недобросовестной конкуренцией действий Истца, связанных с приобретением и использованием исключительного права на Товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ;
С учетом данного решения МАРТ исключительное право Истца в отношении Ответчика не подлежит защите в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для которых Товарный знак зарегистрирован.
Комментарии REVERA
Во-первых, следует напомнить, что согласно ст. 29 Закона о товарных знаках лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, вправе защищать права на товарный знак. Данная норма призвана обеспечить экономическую функцию именно исключительной лицензии, так как в таком случае лицензиат является единственным лицом, уполномоченным использовать этот объект интеллектуальной собственности. При этом до 2016 года данная норма в Законе о товарных знаках отсутствовала.
Во-вторых, следует обратить внимание, что законодательство позволяет признавать актом недобросовестной конкуренции не только предоставление правовой охраны товарному знаку, но и действия, направленные на приобретение и использование прав на товарный знак.
В соответствии с п. 1.3 ст. 25 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией. Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 28 Закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции запрещаются также действия, связанные с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров.
Таким образом, товарный знак может сохранить свое действие, однако антимонопольный орган может признать актом недобросовестной конкуренции приобретение и использование права на товарный знак, в данном случае, заключение лицензионного договора.
В рассматриваемой ситуации, СКИД установил, что исключительное право Истца в отношении Ответчика не подлежит защите, даже, несмотря на то, что заявленное Истцом нарушение (2018) началось до признания действий Истца актом недобросовестной конкуренции (2019).
В целом, следует отметить, что на практике спорная ситуация, связанные с товарными знаками, между двумя компаниями часто переплетается с несколькими спорами: непосредственно нарушение прав на товарный знак (1); досрочное прекращение правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака (2); совершение акта недобросовестной конкуренции или нарушителем, создающим смешение на рынке (3); или правообладателем, совершившим «пиратскую регистрацию», либо недобросовестно получившим права на товарный знак (4); административный процесс в связи с нарушением прав на товарный знак (5) и т.д. Как правило, это обусловлено тем, что спор между компаниями состоит не просто в отдельном нарушении прав на товарный знак, а в борьбе за доступ на рынок, потому «клубок» споров может быть достаточно большим.
В заключение, стоит отметить, что критерий «однородности» товаров является оценочным. Согласно п. 131 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 №1719, прямо указывает, что МКТУ не влияет на оценку однородности товаров.
Потому однородность анализируется с учетом особенностей и характеристик конкретного товара с точки зрения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Ссылка на дело: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/intell/tm/bd7872953ea64eaf.html
