Судебный кейс. Как оспорить товарный знак при его неиспользовании
При подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец должен доказать суду помимо факта неиспользования товарного знака непрерывно в течение 3 лет без уважительных причин, также наличие у истца заинтересованности в удовлетворении иска*.
На практике заинтересованность часто доказывается через наличие решения патентного органа (НЦИС) об отказе в регистрации тождественного или сходного до степени смешения товарного знака. Заинтересованность может также аргументироваться наличием намерения Истца использовать спорный товарный знак на товарах, их упаковке или при оказании услуг, однако доказывание подобной позиции в суде имеет свои особенности.
Рассмотрим недавнее решение Верховного Суда Республики Беларусь по делу № 1ИГП22107 от 21 июля 2023 г.
п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2005г. №9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания».
Факты
4 октября 2022 г. Верховный Суд принял меры по обеспечению иска в виде запрета Ответчику, молдавской компании, распоряжаться на территории Республики Беларусь правом на товарный знак до вынесения решению по делу.
После наложения обеспечительных мер, Истец, производитель безалкогольных напитков из США, подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «В» в отношении 34 класса (табак; курительные принадлежности; спички) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на основании его неиспользования в течение 3-х лет без уважительных причин.
Позиция Истца
Требование Истца основывается на неиспользовании Ответчиком товарного знака «B» в отношении всех названных товаров 34 класса МКТУ без уважительных причин в течение 3-х лет с 1 февраля 2019 г. по 1 февраля 2022 г. и в последующий период до даты подачи иска.
Истец подтверждал заинтересованность в удовлетворении иска следующим образом:
- Истец указал на регистрацию в Беларуси серии товарных знаков, в которых словесный элемент «В» является доминирующим и определяющим различительную способность в 32 классе МКТУ.
- Кроме того, по мнению Истца, регистрация товарного знака «В» в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; курительные принадлежности; спички» может негативно сказаться на его репутации, основным видом деятельности которого является производство безалкогольных напитков (энергетических напитков).
Позиция Ответчика
В своей защите Ответчик ссылается на отсутствие у Истца заинтересованности в удовлетворении иска и объясняет неиспользование товарного знака «В.» на территории Республики Беларусь не зависящими от него обстоятельствам.
Ответчик также заявляет, что им предприняты «подготовительные действия» по использованию знака, так как в заявленный период его дочерняя компания в РФ заключила контракт о поставке табачных изделий, маркированных обозначением «B», в Республику Беларусь, что доказывает намерение Ответчика использовать товарный знак «В».
Выводы Верховного Суда
Суд в удовлетворении иска отказал и установил, что Истец не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака «В.», так как отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение Истца использовать обозначение «B» в отношении табачной продукции. В частности, Истец не обращался с заявлением в патентный орган о регистрации товарного знака «В» в отношении 34 класса МКТУ.
Кроме того, по мнению суда, предоставление в Республике Беларусь правовой охраны товарному знаку «B» на имя Ответчика в отношении товаров 34 класса МКТУ не препятствует Истцу использовать его товарные знаки с элементом «B» в отношении товаров 32 класса МКТУ, для которых знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров «энергетические напитки», поскольку товары 32 и 34 классов МКТУ не являются однородными.
В связи с тем, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска, суд не рассматривал вопрос о неиспользовании ответчиком товарного знак.
Комментарии
Проблема доказывания «заинтересованности» истца по делам о досрочном прекращении охраны товарных знаков по ст. 20 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» остается актуальной, и мы видим, что судебная практика все еще продолжает формировать критерии оценки такой заинтересованности.
В частности, ситуация усложняется при отсутствии обращения в НЦИС с заявлением о регистрации оспариваемого обозначения в отношении однородных товаров и услуг (в том числе, по тому же классу МКТУ). При этом, п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 9 прямо не указывает на намерение истца использовать товарный знак, о котором возник спор, именно в отношении «однородных» товаров или услуг, хотя условие «однородности» тут явно подразумевается.
На практике мы также часто видим, что такое предварительное обращение в НЦИС для регистрации товарного знака для истца не является обязательным. Тем не менее, данное действие остается важным элементом доказывания и помогает истцу показать свою «заинтересованность».
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera